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STJUE de 16/9/2021, asunto C-410/19: Caso “The Software Incubator”. Reclamación de indemnización por resolución de un contrato de agencia: un problema ajeno a la propiedad intelectual en el que, no obstante, se argumenta acudiendo a “UsedSoft” (STJUE 3/7/2012, C-128/11)

1. El caso “The Software Incubator” –digámoslo cuanto antes- nada tiene que ver con derechos de autor o afines. Sin embargo, lo hemos mantenido en el radar (en la entrada Listado de asuntos pendientes ante el TJUE) porque en él…

1. El caso “The Software Incubator” –digámoslo cuanto antes- nada tiene que ver con derechos de autor o afines. Sin embargo, lo hemos mantenido en el radar (en la entrada Listado de asuntos pendientes ante el TJUE) porque en él jugaba un cierto papel el famoso y polémico caso UsedSoft, en el que el TJUE abordó la cuestión de las fronteras entre distribución y comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición interactiva, con referencia a programas de ordenador.

2. Las preguntas planteadas en su día por la Supreme Court del Reino Unido ya apuntaban en dirección a UsedSoft y la previsión se vio ampliamente confirmada en las Conclusiones del AG, en las que, sin mezclar las cosas y manteniendo las debidas distancias, las referencias a UsedSoft fueron frecuentes. Hoy se ha conocido la sentencia del TJUE:

a) Un conflicto entre un productor de software (Computer Associates) y la empresa contratada para promocionar y comercializar el producto (The Software Incubator)

3. Computer Associates es una empresa que produce un software informático de una cierta complejidad para grandes organizaciones, como bancos y compañías de seguros. No es, sin embargo, un software a medida diseñado para clientes específicos. Para su comercialización Computer Associates contrató los servicios de The Software Incubator. Pero era aquella la que suministraba el software a los clientes. Aunque existía la opción de entrega de un soporte físico, de ordinario el suministro se llevaba a cabo mediante un correo electrónico con un enlace que conducía al portal de descarga.

4. Las funciones de The Software Incubator se limitaban a la promoción de licencias de uso del software. Las licencias las concedía directamente Computer Associates, en la mayoría de los casos de forma perpetua, en el territorio y para el número de usuarios finales especificados en cada caso. Computer Associates conservaba todos los derechos de propiedad intelectual sobre el software.

5. El conflicto se suscitó cuando Computer Associates resolvió el contrato con The Software Incubator y esta acudió a los tribunales exigiendo una indemnización al amparo de la norma nacional que había incorporado el art. 17 de la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. La demandada se opuso argumentando que la normativa invocada no era de aplicación porque el suministro del software promocionado por The Sofware Incubator no constituía una “venta de mercancías” a efectos de la definición de “agente comercial”.

6. Tras decisiones diferentes en primera instancia y apelación (respectivamente favorables a demandante y demandada), el caso llegó al Tribunal Supremo del Reino Unido que suspendió el procedimiento para someter al TJUE estas dos cuestiones (subrayado añadido), centradas en los conceptos de “mercancía” y “venta”:

«1)      Cuando se suministra una copia de software informático a un cliente del empresario de forma electrónica y no en un soporte físico, ¿constituye dicho software una «mercancía» en el sentido en que aparece en la definición de «agente comercial» del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes […]?

2)      Si el software informático se suministra a los clientes del empresario mediante la concesión a dichos clientes de una licencia perpetua de uso de una copia del software, ¿constituye ello una “venta de mercancías” en el sentido en que aparece en la definición de “agente comercial” del artículo 1, apartado 2, de la [Directiva 86/653]?»

b) El caso UsedSoft en las alegaciones de las partes y en las Conclusiones del AG

7. Aunque el marco de la controversia eran diferente y estaba descartada cualquier pretensión de aplicación directa, es comprensible que UsedSoft entrara en escena. En este sentido, The Sofware Incubator alegaba que su postura venía “respaldada por la sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft, en la cual el Tribunal de Justicia consideró como «venta» el suministro de una programa informático en virtud de una licencia perpetua en una situación similar a la del presente asunto, en la que el cliente pagaba a Computer Associates un precio y recibía el software, que en adelante podía usar por tiempo indefinido sin necesidad de pagar ningún precio adicional, pero con limitaciones respecto a dicho uso, debido a los derechos de propiedad intelectual sobre el software” (cfr. Conclusiones AG pfo. 27)

8. Por su parte, Computer Associates, además de negar que el software fuera una “mercancía” en el sentido de la Directiva 86/653 (a su juicio tal término sólo podía aplicarse a “bienes muebles tangibles”), aducía que “la sentencia UsedSoft no es pertinente, habida cuenta del tenor y el contexto específicos de la legislación de la Unión de que se trata, tal como ha corroborado la reciente jurisprudencia” (Conclusiones AG pfo. 31). Como es fácil suponer, Computer Associates se refería a la STJUE de 19/12/209, asunto C-263/18, caso Tom Kabinet, relativa a un mercado virtual de libros electrónicos de segunda mano y en la que el TJUE estableció que el suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente no podía considerarse un acto de “distribución” sino de “comunicación al público” y, más específicamente, de “puesta a disposición del público”.

9. La lectura del caso Tom Kabinet por parte de Compiter Associates era un tanto interesada pues en esa sentencia el TJUE no se desdijo de la doctrina sentada en Usedsoft, que se mantuvo aunque acotada a programas de ordenador, esto es, al mismo tipo de producto objeto del caso que ahora nos ocupa. Así lo destacaba la Comisión en sus alegaciones, coincidiendo así con The Software Incubator: “UsedSoft respalda la postura según la cual la concesión de una licencia perpetua para utilizar el software constituye una «venta» en el sentido de la Directiva 86/653”, pues “al igual que en dicho asunto […] el cliente adquiere un derecho permanente a utilizar el software a cambio del pago de un importe , sin que afecte a la naturaleza de la operación que el software se facilite mediante descarga o en un soporte físico” (Conclusiones AG pfo. 36). La Comisión recurría asimismo UsedSoft para defender que los programas debían considerarse “mercancías” a efectos de la repetida Directiva sobre agentes comerciales independientes. En este sentido, decía que “por analogía con la sentencia UsedSoft,la eficacia de la Directiva 86/653 se vería socavada si un empresario pudiese eludir sus obligaciones derivadas de la Directiva suministrando sus productos de forma electrónica, máxime si se tiene en cuenta que esta forma de comercialización se utiliza ampliamente para el software informático” (Conclusiones AG, pfo. 37).

10 En la misma línea se situó el AG que, en sus extensas Conclusiones, hizo un repaso de la problemática del software en diversos contextos, incluyendo la normativa de consumo. En lo que ahora interesa, también el AG consideró pertinente traer a colación el caso UsedSoft, del que hizo una excelente síntesis, que podemos reproducir para refrescar la memoria (los párrafos son de las Conclusiones del AG en el caso The Software Incubator):

46.      Es preciso señalar también que la sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft,  es pertinente para el presente asunto, aunque tratara de una situación diferente. Se basaba en una petición de decisión prejudicial de un tribunal alemán sobre la interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Una de las cuestiones clave que suscitaba dicho asunto era si la distribución de la copia de un programa de ordenador mediante descarga en virtud de una licencia perpetua constituía «la primera venta u otra transferencia de propiedad», que agotaba el derecho de distribución de la copia con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24. 

47. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que el concepto de «venta» utilizado en la citada disposición debía considerarse un concepto autónomo del Derecho de la Unión y, según una definición comúnmente aceptada, aludía a un contrato mediante el que una persona transfiere a otra, a cambio del pago de un precio, los derechos de propiedad de un bien corporal o incorporal que le pertenece. En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró que la distribución de la copia de un programa de ordenador junto con una licencia permanente implicaba la transferencia del derecho de propiedad de tal copia y, por tanto, constituía una «venta» a efectos del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24.  Para llegar a esta conclusión, consideró indiferente que la copia del programa de ordenador hubiera sido puesta a disposición del cliente mediante descarga o mediante un soporte material.  También argumentó que, si no se interpretara ampliamente el término «venta», en el sentido de que engloba todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, se pondría en peligro el efecto útil del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, pues bastaría que los suministradores calificasen el contrato de «licencia» en lugar de «venta» para soslayar la regla del agotamiento, privando a esta de toda eficacia. 

48. Asimismo, el Tribunal de Justicia consideró que el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 se refería tanto a copias materiales como inmateriales de un programa de ordenador. En particular, señaló que el tenor de la disposición no hacía ninguna distinción al respecto. También observó que, desde el punto de vista económico, la venta de un programa de ordenador en un soporte material y mediante descarga son similares, puesto que la modalidad de transmisión en línea es el equivalente funcional de la entrega de un soporte material. Por lo tanto, la interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 a la luz del principio de igualdad de trato justificaba que ambos modos de transmisión fuesen tratados de la misma forma. 

49. La postura del Tribunal de Justicia en la sentencia UsedSoft se reiteró en la posterior jurisprudencia. [Nintendo y otros, C-355/12; Ranks y Vasiļevičs, C‑166/15] Como queda patente en la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers [Tom Kabinet] el hecho de que el Tribunal de Justicia haya diferenciado sus conclusiones extraídas en la sentencia UsedSoft de las circunstancias imperantes en otras situaciones evidencia la especial naturaleza de los programas de ordenador, especialmente en cuanto a la equiparación de las formas tangibles e intangibles de distribución, en comparación con otros productos digitales.

50. En consecuencia, de la sentencia UsedSoft se deduce que, desde un punto de vista funcional y económico, la distribución de softwareinformático de forma electrónica, acompañada de una licencia perpetua, puede ser objeto de una «venta», y que los modos de transmisión por un medio tangible o intangible producen efectos similares. Por lo tanto, dicha sentencia respalda la idea de que la distribución del software en las circunstancias del presente asunto constituye una «venta» de «mercancías» a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653. Volveré a examinar esta sentencia en un momento posterior de mi análisis (véanse los puntos 74, 85 y 87 de las presentes conclusiones)”.

11. A la vista de lo expuesto, el AG concluyó su informe sugiriendo que el TJUE aceptara en su sentencia que “una copia de de software informático como el controvertido en el procedimiento principal, que se suministra a los clientes de un empresario de forma electrónica y no en un soporte físico, constituye una «mercancía»” y que “el suministro de un software informático a los clientes de un empresario en virtud de una licencia perpetua, como el controvertido en el procedimiento principal, que confiere el derecho a utilizar una copia del software por tiempo indefinido a cambio del pago de un canon correspondiente al valor económico de dicha copia, constituye una «venta»”, todo ello en el sentido de la Directiva 86/653 sobre agentes comerciales independientes”.

c) La sentencia del TJUE

12. Cabía esperar que la sentencia acogiera la propuesta del Abogado General, y así lo ha hecho. En una resolución breve el TJUE afirma que las Directivas objeto de la controversia cuando hablan de bienes o mercancías no distinguen en función de la su naturaleza tangible o intangible o de que el suministro se realice mediante un soporte físico o a través de una descarga electrónica. Con cita directa de UsedSoft (3/7/2012, C-128/11, pfo. 61) el Tribunal afirma que ya tiene establecido que “desde un punto de vista económico, la venta de un programa de ordenador en CD-R o DVD y la venta mediante descarga desde Internet son similares, ya que el método de transmisión online es un equivalente funcional del suministro de un medio material” y que “de acuerdo con una definición comúnmente aceptada, una «venta» es un acuerdo por el cual una persona, a cambio de un pago, transmite a otra sus derechos de propiedad sobre un objeto tangible o intangible que le pertenece” (STJUE pfos. 37 y 38, t.d.a.). De manera más específica, la sentencia explica que:

41. En el caso concreto de la venta de copias de programa de ordenador, el Tribunal ha sostenido que la descarga de una copia y la conclusión de una licencia de usuario de tal copia conforman un todo indivisible. La descarga de una copia es inútil si no puede ser usada por su poseedor. Ambas operaciones deben examinarse como un todo único al objeto de su calificación jurídica (vid. a este efecto la sentencia de 3/7/2012, UsedSoft, EU:C:2012:407, pfo. 44).

42. En consecuencia, el Tribunal ha considerado que la puesta a disposición de una copia de un programa de ordenador mediante su descarga y la conclusión de una licencia de usuario con el objeto de que la copia sea utilizable por el cliente, permanentemente y a cambio del pago de una suma destinada a proporcionar al titular de la propiedad intelectual una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es titular, implica la transmisión del derecho de propiedad de tal copia (vid. a este efecto la sentencia de 3/7/2012, UsedSoft, EU:C:2012:407, pfos. 45 y 46)” (t.d.a)

13. Sobre la base anterior, la conclusión del TJUE no podía ser otra que la aplicabilidad al caso de la Directiva 86/653 sobre agentes comerciales independientes, tal como sostenía “The Software Incubator”.

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