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El compositor Ennio Morricone recupera los derechos sobre algunas de sus bandas sonoras (USCA 2nd. Circ., 21/8/2019)

Ennio Morricone recupera los derechos cedidos sobre algunas de sus composiciones en aplicación del «termination right» previsto en la legislación de los EE.UU., cuando se han cumplido 35 años desde la cesión.

El pasado 21/8/2918, la Corte de Apelación del Segundo Circuito de los EE.UU. se pronunció en el litigio entre ENNIO MORRICONE MUSIC INC. (demandante y apelante, Morricone) y BIXIO MUSIC GROUP LTD. (demandada y apelada, Bixio), fallando a favor del conocido músico italiano. La sentencia puede descargarse desde este enlace (Morricone c. Bixio, 21 agosto 2019).

Se trata de un caso atractivo. No solo por la fama del compositor, autor de conocidas bandas sonoras (El Bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dolares, Cinema Paradiso etc. etc. etc.) sino, sobre todo, por lo que se discutía, a caballo de la legislación estadounidense e italiana. El problema de fondo era la calificación de las composiciones de Ennio Morricone, pues de ella dependía la posibilidad de hacer valer el derecho de revocación o resolución (termination right) reconocido en el United States Code (USC), Títle 17 (Copyrights), Section 203 (Termination of transfers and licenses granted by the author). ¿Se trataba de works made for hire? ¿Pueden equipararse a estas las obras realizadas por encargo reguladas en la legislación italiana?

a) Hechos

El caso tiene su origen en los encargos que la filial italiana de Bixio hizo a Ennio Morricone, para la creación de seis bandas sonoras, a fines de los pasados años setenta y principios de los ochenta. Cada uno de los contratos, todos idénticos, estipulaba que en el plazo señalado Morricone debía componer la música, hacer los arreglos y dirigir la orquesta, cosa que se realizaría en Roma. La contraprestación era un pago alzado de tres millones de liras, determinados royalties, reconocimiento en los créditos de la película y trescientas copias del fonograma. El texto completo de la cesión puede verse en la sentencia, pero el párrafo más relevante era el siguiente:

You do hereby «grant and transfer» to us, exclusively, «for the maximum total duration permitted by the laws in force in each country in the world», and at the conditions established  here below, «all the rights of economic use, in any country in the world with regards to the works»” (énfasis en el original).

Morricone cedió sus derechos a Ennio Morricone Music Inc.  y fue esta quien, al cabo de treinta y cinco años, ejerció el derecho de revocación o resolución (termination right) previsto en la legislación sobre Derecho de autor de los EE.UU.

b) La justa retribución de los creadores: Un problema general

Es sabido que uno de los problemas más graves del derecho de autor o propiedad intelectual, como la llamamos en España, es la justa retribución de los creadores. No es fácil para estos poner precio a su trabajo en un momento –el de la cesión- en el que ignoran cuánto podrá llegar a producir la obra o prestación de que se trata. La vigente legislación española ha optado por imponer, en beneficio de los autores, un sistema de remuneración proporcional, acompañado de un tímido mecanismo de reajuste (art. 47 TRLPI) que, por fortuna, habrá ocasión de mejorar cuando se incorpore la reciente Directiva 2019/790, de Derechos de autor y afines en el Mercado Único Digital (DDAMUD). Al mismo propósito sirven otras herramientas, que tampoco nos son extrañas. Por ejemplo, aunque en este caso con otros objetivos, la vieja Ley de Propiedad Intelectual de 1879 (LPI/1879) establecía en su art. 6 que, cuando el autor dejaba “herederos forzosos”, el derecho de los adquirentes terminaba veinticinco años después de la muerte de aquel.  También es posible, ya en el Derecho vigente, intentar recuperar derechos mediante la resolución de los contratos por incumplimiento del deber de explotación (vid. SAP Madrid, 19/10/2018, ECLI: ES:APM:2018:13819, Caso Kiko Veneno, aunque la pretensión no tuvo éxito; vid. también art. 22.1 DDAMUD, donde se reconoce para tal caso un derecho «de revocación»)

Una remuneración justa y susceptible de revisión o un derecho de terminación transcurrido cierto plazo, son expedientes que contribuyen a hacer más equilibrada la relación económica entre los autores y quienes explotan sus obras.

Probablemente sean mejores los mecanismos de reajuste que las rupturas traumáticas. Pueden verse en este sentido las disposiciones del Título IV,  Capítulo 3, de la ya citada Directiva de derechos de autor y afines en el Mercado Único Digital (Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación), donde se prevé un “mecanismo de adaptación de contratos” (art. 20.1. DDAMUD) en los siguientes términos:

Los Estados miembros velarán por que, de no existir convenios de negociación colectiva que prevean un mecanismo comparable al establecido en el presente artículo, los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes o sus representantes tengan derecho a reclamar una remuneración adicional, adecuada y equitativa, a la parte con la que hayan celebrado un contrato para la explotación de sus derechos, o a los derechohabientes de esta, en caso de que la remuneración inicialmente pactada resulte ser desproporcionadamente baja en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras o interpretaciones o ejecuciones”.

En los EE.UU., en cambio, se ha optado por el expediente, más radical, de conceder al cedente el derecho a poner fin al contrato transcurrido cierto tiempo, sin más requisitos. Es probable que algunos consideren que es un remedio innecesariamente traumático y parece que, incluso en los EE.UU., se concibió como una medida provisional (vid las Historical and Revision Notes que acompañan al § 203 del USC Title 17). Pero también habrá quien lo vea como una solución mejor; al menos desde el punto de vista de los autores. Hay que reconocer que, en España en particular, estos no suelen tener mucha fe en los expedientes revisores que, al fin, remiten a la vía judicial, con los costes consiguientes en términos de tiempo, dinero e incertidumbre.

c) El “termination right” de la legislación estadounidense

El US Code, Title 17, § 203 reconoce a los autores, sin posibilidad de pacto en contra, un derecho de revocación o resolución (termination right), que puede hacerse efectivo, durante un período de cinco años, una vez que han transcurrido treinta y cinco años desde la cesión. En ese momento, si así lo desean, los autores recuperan los derechos cedidos y pueden volver a contratar con quien estimen oportuno y en los términos que deseen. La revocación no afecta a la explotación de las obras derivadas creadas, aunque impide crear otras nuevas. Para más comodidad, seguidamente se reproduce la norma (extracto; comillas internas añadidas para destacar algunos aspectos relevantes):

§ 203 Termination of transfers and licenses granted by the author

 (a) Conditions for Termination.-In the case of any work «other than a work made for hire», the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright or of any right under a copyright, executed by the author on or «after January 1, 1978», otherwise than by will, «is subject to termination under the following conditions»:

(1) In the case of a grant executed by one author, termination of the grant may be effected by that author or, if the author is dead, by the person or persons who, under clause (2) of this subsection, own and are entitled to exercise a total of more than one-half of that author’s termination interest. […].

(2) Where an author is dead, his or her termination interest is owned, and may be exercised, as follows […]

(3) «Termination of the grant may be effected at any time during a period of five years beginning at the end of thirty-five years from the date of execution of the grant»; […].

(4) The termination shall be effected by serving an advance «notice in writing» […] (A) The notice shall state the effective date of the termination, which shall fall within the five-year period specified by clause (3) of this subsection, and the notice shall be served not less than two or more than ten years before that date. […]

(5) «Termination of the grant may be effected notwithstanding any agreement to the contrary», including an agreement to make a will or to make any future grant.

(b) Effect of Termination.-Upon the effective date of termination, «all rights under this title that were covered by the terminated grants revert to the author, authors, and other persons owning termination interests» […] but with the following limitations:

(1) A derivative work prepared under authority of the grant before its termination may continue to be utilized under the terms of the grant after its termination, but this privilege does not extend to the preparation after the termination of other derivative works based upon the copyrighted work covered by the terminated grant.

(2) The future rights that will revert upon termination of the grant become vested on the date the notice of termination has been served […]

Como es de ver, el termination right no procede cuando se trata de works made for hire, una categoría en la cual la consideración de autor, con los consiguientes derechos, no la ostenta el creador o creadores sino el empleador o la persona para la cual se ha realizado la obra, en los términos previstos en  el USC, Title 17, § 201, (b) (comillas internas añadidas):

(b) Works Made for Hire.-In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared« is considered the author» for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright”.

d) El litigio entre Morricone y Bixio: El derecho estadounidense (works made for hire) frente al italiano (obras por encargo)

Morricone notificó a Bixio) su voluntad de ejercitar el derecho de revocación al amparo de la Sección 203 del Título 17 del USC, dando cumplimiento a todos sus requerimientos. Bixio, sin embargo, se opuso. Alegaba que las composiciones tenían la consideración de works made for hire. Añadía que se llegaría al mismo resultado si se aplicara la legislación de Italia pues, a su juicio, el régimen italiano de las obras por encargo sería equivalente al estadounidense de las works made for hire . En primera instancia el triunfo fue para Bixio pues el Tribunal de Distrito consideró que, en efecto, las composiciones de Ennio Morricone debían reputarse works made for hire. En apelación, como veremos, prevaleció la tesis opuesta.

Una obra es una work made for hire cuando la realiza un empleado en el marco de sus actividades o también, en lo que ahora interesa, cuando ha sido encargada para utilizarse como parte de una película u otra obra audiovisual, pero sólo, en este último caso, si las partes lo han pactado expresamente por escrito. De acuerdo con el § 101 del USC Title 17 (Definitions):

A «work made for hire» is-

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or

(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, […], if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. […]”.

Ahora bien, ni Ennio Morricone era empleado de Bixio ni en los contratos se había pactado que las composiciones se considerarían works made for hire. Además, y en ello coincidían las partes, los contratos no estaban sujetos al Derecho de los EE.UU. sino al Derecho italiano y en este no se conoce la repetida categoría de las works made for hire. Las composiciones de Morricone estaban sujetas, en lo que interesa, a la normativa italiana sobre las obras por encargo. En esta tesitura, toda la controversia giraba en torno a si  la legislación de Italia atribuye al comitente los derechos sobre la creación o, para ser más exactos, le inviste de la condición de autor.

La Corte de Apelación entendió que entre ambos regímenes, estadounidense e italiano, había diferencias significativas. Entre otras, cabe destacar la circunstancia de que el encargo, a diferencia de la calificación de la obra como work made for hire,  no exige declaración escrita, un requisito importante para mantener acotada esta última categoría. Equiparar con ella un esquema que no requiere declaración por escrito, como sucede con la obra por encargo en la legislación italiana, podría dar lugar a una aplicación excesiva (overbroad) de la doctrina de la work made for hire.

La conclusión a la que llega el tribunal estadounidense, cabe observar, es la misma a la que se habría llegado si el Derecho aplicable hubiera sido el español. El comitente podrá beneficiarse de la presunción de cesión de derechos, si se admite la posible y polémica aplicación analógica del art. 51 TRLPI. Pero nunca tendrá la condición de autor. Eso no sucederá ni siquiera si la obra tiene la consideración de obra colectiva (art. 8 TRLPI), aunque es notorio que hay polémica y diversidad de pareceres al respecto. En cualquier caso, mientras se mantenga la calificación de las obras audiovisuales como obras en colaboración (cfr. art. 87 TRLPI), junto con la opinión mayoritaria de que tal calificación es imperativa, los compositores españoles de bandas sonoras pueden considerarse a salvo en conflictos como el que vivió Ennio Morricone.