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Caso IT Development c. Free Mobile, Sentencia TJUE de 18/12/2019, Asunto C-666/18. Incumplimiento de licencia de software. ¿Importa que el problema sea «contractual» o «delictual» para entender aplicables las medidas previstas en las Directivas de respeto y programas en caso de «infracción de derechos de propiedad intelectual»?

El incumplimiento de los términos de una licencia de software es una “infracción de derechos de propiedad intelectual” en el sentido de las Directivas 2004/48/CE (respeto a los derechos de propiedad intelectual) y 2009/24/CE (programas de ordenador). El titular afectado, por tanto, debe poder gozar de los remedios que estas garantizan, al margen de cómo haya configurado el legislador nacional el régimen de responsabilidad (en el caso, “principio de no acumulación” de las responsabilidades delictual y contractual en el Derecho francés)  

IT Development (una empresa de software), concedió a Free Mobile (una empresa de telefonía) una licencia sobre un programa informático denominado ClickOnSite. La licenciataria Free Mobile introdujo algunas modificaciones para adaptar el programa a sus necesidades. IT Development consideró que, al hacerlo, Free Mobile había vulnerado los términos de la licencia y, en particular, la cláusula 6 (“Alcance de la licencia”), en la que “en esencia, se prohibía expresamente al cliente reproducir, directa o indirectamente, el paquete de aplicaciones, descompilar y/o realizar operaciones de ingeniería inversa sobre él, modificarlo, corregirlo, adaptarlo, crear obras secundarias y añadidas, directa o indirectamente, respecto de dicho programa informático” (STJUE pfo. 18).

No obstante, IT Development no ejercitó acciones contractuales sino una acción por contrefaçon, de naturaleza delictual, por infracción de derechos de propiedad intelectual. Ello condujo a la postre a la desestimación de la demanda pues, según el TGI de Paris, la controversia era contractual. Dicho de otra forma: IT Development no podía demandar por infracción de derechos de propiedad intelectual sino que debía hacerlo por incumplimiento de contrato. En palabras del TJUE: “El [TGI de París] consideró que existían dos regímenes distintos de responsabilidad en materia de propiedad intelectual, uno delictual, en caso de vulneración de los derechos de explotación del autor del programa informático, tal como están designados por ley, y otro contractual, en caso de vulneración de un derecho que el contrato reserva al autor, y que, en el presente asunto, se reprochaba claramente a Free Mobile el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que se incardina en una acción por responsabilidad contractual, y no hechos delictivos de contrefaçon del programa informático” (STJUE pfo. 20).

Apelada la sentencia, la Corte de Apelación de Paris decidió suspender el procedimiento para someter al TJUE algunas cuestiones relacionadas con la relación entre responsabilidad delictual y contractual en el Derecho francés. Como explicaba la Corte de Apelación: “el Derecho francés de la responsabilidad civil se basa en el principio de no acumulación, que implica que, por una parte, una persona no puede incurrir frente a otra en responsabilidad contractual y delictual por los mismos hechos y que, por otra parte, la responsabilidad delictual se descarta en favor de la responsabilidad contractual cuando esas personas están vinculadas por un contrato válido y el perjuicio sufrido por una de ellas resulta del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de alguna de las obligaciones del contrato” (STJUE pfo. 23). Además, añadía, “en el Derecho francés, la contrefaçon, que está en el origen de una infracción penal, se incardina en la responsabilidad ex delicto” (ibídem). No obstante, señalaba, tampoco hay “ninguna disposición por la que una contrefaçon no exista cuando haya un contrato que vincule a las partes” (ibídem). Así sucedería, por ejemplo, en materia de patentes y marcas donde, con toda claridad, “una acción por «contrefaçon» puede ejercerse […] contra un licenciatario que ha infringido los límites de su contrato” (ibídem).

Sobre tal base, el tribunal francés sometió el TJUE la siguiente cuestión: “El hecho de que el licenciatario de un programa informático no respete los términos de un contrato de licencia de un programa informático (por la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra unidad de medida, como los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa informático, o por la modificación del código fuente del programa informático cuando la licencia reserva este derecho al titular inicial) ¿constituye: [a]   una infracción de los derechos de propiedad intelectual (con arreglo a la Directiva [2004/48]) sufrida por el titular del derecho de autor del programa informático reservado por el artículo 4 de la Directiva [2009/24] sobre la protección jurídica de programas de ordenador, [b]  o bien puede quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de Derecho común?

Hay que tener en cuenta que en el Derecho francés, por una parte, rige el llamado “principio de no acumulación”, de acuerdo con el cual “una persona no puede incurrir en responsabilidad contractual y delictual frente a otra persona por los mismos hechos” (STJUE pfo. 28) y, por otra, “la responsabilidad delictual se descarta en favor de la responsabilidad contractual siempre que dichas personas estén vinculadas por un contrato válido y el daño sufrido por una de ellas resulte del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de alguna de las obligaciones del contrato” (ibídem). En otras palabras, si hay incumplimiento de contrato no puede haber responsabilidad delictual (contrefaçon); y de ahí el problema, pues el Derecho francés reconduce a esta última categoría las infracciones a la propiedad intelectual a las que se refieren las Directivas de respeto y de programas de ordenador

Con la información suministrada por el tribunal francés, el TJUE, acogiéndose a su facultad de reformular las preguntas, entiende que, en esencia, se  trata de decidir “si las Directivas 2004/48 [de respeto] y 2009/24 [de programas] deben interpretarse en el sentido de que la infracción de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador relativa a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa está comprendida en el concepto de «infracción del derecho de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, y de que, por lo tanto, el referido titular ha de poder beneficiarse de las garantías previstas en esta Directiva, independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.” (STJUE pfo. 30).

Un incumplimiento del contrato de licencia puede darse de muchas formas. Pero el TJUE no quiere ir más allá de la que, en concreto, suscitó la controversia, esto es, la modificación del código fuente cuando la licencia reserva tal facultad al titular licenciante (cfr. STJUE pfo.31).

En relación con esta cuestión, el TJUE indica que el titular del programa puede reservarse la modificación del código fuente. Así resulta de la Directiva sobre programas y este derecho no cambia porque, además, se consigne en el contrato: “la Directiva 2009/24 [de programas] no supedita la protección de los derechos del titular […] a la cuestión de si la infracción alegada […] resulta del incumplimiento de un contrato de licencia o no” (STJUE pfo. 33). A la misma conclusión conduce la Directiva 2004/48 (de respeto): “A tenor de su artículo 2, apartado 1, la Directiva 2004/48 se aplicará «a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual». Del tenor de dicha disposición, en particular del adjetivo «todas», resulta que dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que incluye también las infracciones resultantes del incumplimiento de una cláusula contractual relativa a la explotación de un derecho de propiedad intelectual, incluido el del autor de un programa de ordenador” (STJUE pfo. 36).

La conclusión es que: “el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador relativo a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que el referido titular debe poder disfrutar de las garantías previstas en esa Directiva” (STJUE pfo. 42).

Ello no exige, sin embargo, “la aplicación de un régimen de responsabilidad particular en caso de infracción de esos derechos” (STJUE pfo. 43).  “Por lo tanto, el legislador nacional sigue siendo libre de establecer las modalidades concretas de protección de los referidos derechos y de definir, en particular, la naturaleza contractual o delictual de la acción”, siempre y cuando el régimen de responsabilidad establecido no sea “un obstáculo a la protección efectiva” exigida por la Directiva (STUE pfos. 44 y 46 respectivamente).

El Derecho francés, en realidad, no dispone de forma expresa que la contrefaçon sólo pueda invocarse cuando las partes no están vinculadas contractualmente y, además,  según señalaba el propio tribunal francés  “la «contrefaçon» se define, en su acepción más amplia, como una infracción de un derecho de propiedad intelectual, en particular, una infracción de uno de los derechos de autor relativos a un programa de ordenador” (STJUE pfo. 47).

Tras esos argumentos, la decisión del TJUE, en línea con lo sugerido por el Abogado General (vid. la reseña a propósito de las Conclusiones en este mismo Blog), no podía ser otra que la siguiente: “La Directiva 2004/48/CE [de respeto de los derechos de propiedad intelectual] , y la Directiva 2009/24/CE [sobre la protección jurídica de programas de ordenador], deben interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativa a derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que las garantías previstas en esta última Directiva deben asistir al referido titular independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.